Decreto legislativo - 10/02/2005 - n. 30 art. 138 - Trascrizione

I rapporti con la disciplina generale della trascrizione

Le norme speciali relative alla pubblicità dei titoli di proprietà industriale regolano gli elementi essenziali di questo istituto, senza tuttavia stabilirne una disciplina organica ed esaustiva.

Per tale ragione, circa i rapporti con la disciplina generale della trascrizione, la dottrina oggi dominante (Rotondi; Boutet-Lodi; Chianale; Nivarra) ritiene che la disciplina dettata dal codice civile in materia di trascrizione immobiliare vada ad integrare la disciplina speciale in tema di proprietà industriale.

Un corollario dell'applicazione in via integrativa degli artt. 2643 ss. c.c. ai diritti di privativa titolati è che essi sono soggetti ad un regime di circolazione controllata analogo a quello degli immobili e pertanto sono qualificabili come beni mobili registrati ex art. 815 c.c. (ex multis D'Orazi Flavoni; Scozzafava; Floridia).

Il comma 1

Il comma 1 della norma in commento elenca una serie di atti che «debbono» essere trascritti.

Tuttavia la dottrina osserva che non sussiste un obbligo bensì un onere in capo al soggetto che intenda avvalersi degli effetti della trascrizione ex art. 139 c.p.i. (Floridia).

Circa l'elenco degli atti indicati nel comma 1, secondo un primo orientamento avrebbe natura tassativa, in linea con l'interpretazione che una parte della dottrina fa dell'art. 2643 c.c. (Barbero; Torrente). Secondo tale impostazione se si trascrivesse un atto non compreso nell'elenco di cui al comma 1, la trascrizione sarebbe inutile e superflua.

Una diversa opinione prevalente, invece, interpreta il comma 1 in maniera conforme all'orientamento dominante in materia di trascrizione immobiliare ritenendo quindi che «nella legge si trova un'enumerazione tassativa di effetti: trasferimenti di proprietà, costituzione di diritti reali, ecc.; nessuna indicazione tassativa si rinviene circa la natura o struttura degli atti giuridici che vi stanno a base. Ciò è tanto più evidente per il codice del '42 che contiene l'art. 2645» (Ferri; Mariconda; Gazzoni).

Tale indirizzo ritiene quindi che sono trascrivibili tutti gli atti che incidono sulla proprietà ovvero altro diritto reale relativo ad un diritto di privativa titolato ovvero una domanda di brevettazione o registrazione, quali ad esempio le licenze semplici ovvero esclusive ed i negozi che determinano la risoluzione, l'annullamento o la retrocessione di un patto di vendita ovvero relativo ad un altro diritto reale (Corrado; Guglielmetti).

L'art. 23 l. n. 102/2023 novella l'art. 138 del c.p.i., al fine di ampliare le fattispecie degli atti che debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'UIBM, ai fini della opponibilità di fronte ai terzi. La lettera a) del comma 1 dell'art. 23 l. n. 102/2023 integra l'elencazione recata dal comma 1, lettera a) dell'art. 138 c.p.i., includendovi anche gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che “estinguono” in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale (mentre agli atti che li trasferiscono erano già ricompresi nell'elenco).

La lettera b) inserisce nel medesimo art. 138, comma 1, la nuova lettera n-bis), al fine di aggiungere all'elenco degli atti che devono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'UIBM, anche le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale.

Ciò, osserva la relazione illustrativa, «anche ai fini del necessario raccordo con la previsione dettata dall'art. 88, comma 2, del r.d. n. 267/1942 (cosiddetta legge fallimentare - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)». Tale disposizione, nel disciplinare la presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore, dispone, al comma 1, che il curatore prende in consegna i beni a mano a mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito. In base al comma 2, se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri. Anche la relazione Tecnica osserva che la nuova elencazione proposta “ha la finalità di raccordare la previsione dell'art. 138 del CPI in commento con la prescrizione vigente dell'art. 88, comma 2, della legge fallimentare [...] la quale prevede che il curatore fallimentare notifichi un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento agli uffici competenti, perché sia trascritta nei pubblici registri. In altri termini, la trascrizione delle sentenze dichiarative di fallimento dinanzi all'UIBM non è introdotta dall'art. 21 del disegno di legge in oggetto, in quanto attualmente le istanze di trascrizione di tali fattispecie sono correntemente depositate presso l'UIBM per effetto della vigente prescrizione normativa dettata dall'articolo 88 della legge fallimentare. Non si tratta, dunque, dell'introduzione nell'ordinamento di una nuova fattispecie di trascrizione, ma semplicemente di un opportuno adeguamento dell'elencazione puntuale degli atti sottoposti a trascrizione, dettata dal Codice della proprietà industriale, a fattispecie ad oggi previste da altra fonte normativa (la legge fallimentare), nell'ottica di un'evidente maggiore organicità e sistematicità dell'impianto codicistico».

Le formalità

I commi da 2 a 5 della norma in commento disciplinano i requisisti formali del procedimento di trascrizione riprendendo pedissequamente quanto previsto dal previgente art. 67 l.i.

Secondo un'opinione (Floridia) «è incerto il criterio che ha ispirato la diversa collocazione di queste disposizioni rispetto a quelle contenute negli artt. 195 e 196 del Capo V». Tuttavia, sempre secondo questa opinione (Floridia), «l'art. 138 del Codice, evocando la subordinazione della trascrizione al pagamento del diritto per ottenerla, disciplinando la nota di trascrizione, limitando l'esame dell'Ufficio alla sola regolarità formale degli atti, ponendo l'obbligo dell'Ufficio di procedere senza ritardo seguendo l'ordine di presentazione delle domande, ha voluto attirare l'attenzione e porre l'accento sugli elementi della trascrizione che si traducono, garantendo la sicurezza della circolazione, in elementi di tutela assimilabili a quelli della tutela giurisdizionale».

Gli artt. 138, comma 3 e 195 c.p.i. disciplinano la forma che ogni tipologia di atto deve avere per poter essere un valido titolo per la trascrizione.

La regola generale stabilita dalla disciplina in commento è che i documenti presentati al conservatore del registro devono avere la forma autentica (atto pubblico; scrittura privata autenticata ovvero sentenza), in linea con quanto previsto dall'art. 2657 c.c.

L'elencazione contenuta negli artt. 138, comma 3 e 195 c.p.i. deve essere considerata tassativa, conformemente con quanto sostenuto dalla dottrina e giurisprudenza maggioritarie circa l'art. 2657 c.c. (Cass. n. 6576/1984; Ferri; Pugliatti).

Si segnala infine che la dottrina industrialistica non ha preso posizione sulla tematica relativa alle sanzioni derivanti dalla mancata osservanza delle formalità richieste dagli artt. 138, comma 3 e 195 c.p.i. Si rinvia alle tesi espresse dalla dottrina civilistica in ordine alla trascrizione immobiliare.

Effetti della trascrizione

In via generale il sistema di pubblicità delle privative industriale ha i) efficacia dichiarativa analoga a quella prevista dalla disciplina civilistica per la trascrizione immobiliare ex art. 2644 c.c. e ii) la funzione di dirimere i conflitti fra più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo dante causa e di stabilire l'ordine di priorità degli atti elencati ex art. 138, comma 1 lett. b) c.p.i.

In effetti la trascrizione è un atto amministrativo con efficacia dichiarativa e non costitutiva; per tale motivo la trascrizione non è obbligatoria e ha funzione di pubblicità. Eccezionalmente la pubblicità ex art. 138 c.p.i. può avere un'efficacia differente e svolgere una funzione diversa ovvero ulteriore per alcune tipologie di atti. In particolare, ciò si verifica nel caso del pignoramento.

Infatti, la trascrizione del verbale di pignoramento, finché dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori dei predetti atti e delle sentenze richiamate. Gli effetti delle trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa.

Ad ogni modo per una disamina compiuta si rinvia al commento dell'art. 139 c.p.i.

La procedura per la presentazione dell'istanza di trascrizione

Ai sensi dell'art. 147 c.p.i. l'istanza di trascrizione si può depositare preso l'ufficio UIBM presso la CCIAA competente in maniera cartacea o telematica.

Per ottenere la trascrizione di interesse, il richiedente deve presentare apposita istanza unitamente all'apposito modulo di domanda (o nota di trascrizione che è reperibile presso ogni CCIAA) ed effettuare il pagamento del diritto prescritto. L'UIBM, esaminata la regolarità formale degli atti, procede alla trascrizione con la data di presentazione della domanda. L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.

Ai sensi dell'art. 195 c.p.i. la domanda di trascrizione deve contenere: il nome, cognome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, ove questo sia stato incaricato di provvedere all'atto; il nome e il cognome del titolare del diritto di proprietà industriale; la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta; l'elencazione dei diritti di proprietà industriale oggetto della trascrizione richiesta; nel caso di cambiamento di titolarità, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale.

Alla domanda di trascrizione, debbono essere uniti (art. 196 c.p.i.):

1) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia (si veda quanto precisato alle lettere a), b), c) ed i) del par. «Cosa rendere pubblico mediante trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi»;

2) ovvero, copia dei verbali e sentenze di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del citato par., ovvero un estratto dell'atto stesso, oppure:

a) nel caso di fusione, una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente;

b) nel caso di cessione o di concessione di licenza, una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione.

La copia dell'atto o dell'estratto deve essere certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente.

3) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.

4) Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di nomina (lettera d'incarico).

Sanzioni per la mancata osservanza delle formalità

La dottrina industrialistica non ha preso posizione sul tema delle sanzioni derivanti dalla mancata osservanza delle formalità richieste dagli artt. 138, comma 3 e 195 c.p.i.

La dottrina civilistica ha invece espresso indirizzi divergenti sulla tematica, in relazione alla disciplina della trascrizione immobiliare.

Una prima opinione (Coviello) ritiene che la pubblicità sia nulla in presenza di un vizio di forma, poiché priva di un requisito «essenziale».

Una seconda opinione ritiene invece che la trascrizione priva dei requisiti di forma prescritti dalla legge sia invalida (Nicolò).

Una terza opinione sostiene infine che «la trascrizione sia valida ugualmente e che dalla mancanza dei requisiti richiesti dall'articolo in esame possa discendere una responsabilità [dell'amministrazione, per avere il conservatore acconsentito] a trascrivere sulla base di documenti mancanti dei requisiti prescritti» (Ferri).