Ricorso per il sequestro di diritti del brevetto

Vincenza Di Cristofaro

inquadramento

L'art. 129 d.lgs. n. 30/2005 (c.p.i.) disciplina il sequestro con riferimento a tutti i diritti di proprietà industriale titolati o meno, e non dunque ai soli titolari di marchi registrati e brevetti come era previsto nel sistema anteriore al Codice. Inoltre ai sensi dell'art. 132 c.p.i. il sequestro, così come anche la descrizione, può essere concesso anche in corso di brevettazione o di registrazione.

Formula

TRIBUNALE DI .... [1]

sezioni specializzate in materia di impresa [2]

RICORSO [3]EX ART. 129 D.LGS. N. 30/2005ANTE CAUSAM

Per il Sig. ...., nato a .... il .... (C.F. [4]....), residente in ...., via/ piazza .... n. .... (oppure) [la società [5]...., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. ...., con sede in .... ( ....), via/p.za .... n. ...., C.F. .... P.I.: ....)], elettivamente domiciliato in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. [6]...., che lo rappresenta e difende giusta procura [7] alle liti apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.. Per le comunicazioni riguardanti il presente giudizio l'avvocato .... indica il numero fax [8].... e l'indirizzo PEC .... [9];

- ricorrente -

CONTRO

Il Sig. .... [10] C.F. ...., residente in ...., via/p.zza .... n. .... [oppure la società ...., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. ...., con sede in .... ( ....), via/p.zza .... n. ...., C.F.: .... P.I.: ....),];

- resistente -

PREMESSO CHE

FATTO e DIRITTO

– Il ricorrente è titolare del brevetto italiano ...., depositato il ...., concesso da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il ....;

– la resistente produce e commercializza dei forni .... i quali interferiscono con l'ambito del brevetto di cui è titolare il ricorrente;

– l'interferenza con l'ambito del brevetto di cui è titolare il ricorrente emerge dalle seguenti circostanze: ....;

– alla luce delle circostanze su narrate nonché ricorrendo altresì il periculum in mora nella duplice circostanza del protrarsi della violazione e delle difficoltà di accertamento del quantum dell'eventuale danno, che ne consegue il ricorrente intende domandare il sequestro chiede disporsi il sequestro degli impianti/forni per la produzione .... interferenti con l'ambito protettivo del brevetto italiano ...., presso la sede legale della resistente, nonché presso sede secondarie, stabilimenti, pertinenze, magazzini e depositi, ed ovunque e presso chiunque detti prodotti si trovino;

***

Tanto premesso il ricorrente, ut supra rappresentato difeso e domiciliato,

RICORRE

All'Ill.mo Presidente del Tribunale di .... sezione imprese affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 d.lgs. n. 30/2005, anche con decreto reso inaudita altera parte[11], oppure in subordine previa comparizione delle parti, autorizzi il sequestro di tutti gli impianti/forni linea .... per la produzione di lingotti, prodotti e commercializzati dalla resistente, interferenti con l'ambito protettivo del brevetto ...., sia presso la sede della resistente in .... che presso qualsiasi altra sede secondaria, stabilimento, pertinenza, magazzino e deposito, od ovunque e presso chiunque dette macchine vengano rinvenute.

In via istruttoria [12]

si producono:

Si depositano in copia i seguenti documenti:

1. ....;

2. ....,

3. .....

Si indicano come persone informate sui fatti: il sig. ...., residente in .... via .... n. .... e il Sig. ...., residente in .... via .... n. ....

Ai sensi del d.P.R. n. 115/02 si dichiara che il valore della presente causa è pari ad .... euro e che, conseguentemente, il contributo unificato [13] è dovuto, nella misura pari a .... Euro.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

[atto sottoscritto digitalmente ai sensi di legge]

[1]La competenza per il sequestro ante causam spetta, ai sensi dell'art. 669-ter c.p.c., al giudice competente a conoscere del merito, ossia la Sezione Specializzata individuata sulla base delle regole stabilite dall'art. 120 c.p.i. il cui Presidente designerà sé stesso o altro magistrato della medesima sezione per la trattazione della causa, ai sensi dell'art. 669-ter comma 3 c.p.c. Se invece è già pendente la causa per il merito le misure devono essere chieste al giudice della stessa, secondo quanto dispone il successivo art. 669-quater c.p.c.

[2]All'inizio del 2012 è intervenuto il d.l. n. 1/2012, poi convertito con modifiche con la l. n. 27/2012, che ha trasformato le Sezioni specializzate in proprietà industriale in Sezioni specializzate in materia di impresa.

[3]Ai sensi del primo comma dell'art. 125 c.p.c. il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni e le conclusioni e la sottoscrizione. Il decreto n. 110/2023 ha adottato le regole per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari. Con riferimento al ricorso si segnalano in particolare l'art. 2, comma 1 il quale prevede che «Al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 del codice di procedura civile, gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato» e l'art. 3, comma 1 il quale prevede che «Salve le esclusioni e le deroghe previste dagli articoli 4 e 5 l'esposizione è contenuta nel limite massimo di: a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;». Per tutte le ulteriori regole tecniche si rinvia alla lettura del decreto.

[4]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il C.F., oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011).

[5]Se è parte una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'atto deve contenere l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio.

[6]L'indicazione del C.F. dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata.

[7]La procura può essere generale o speciale (art. 83 c.p.c.). Nel caso di procura generale alle liti, redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, dovranno esserne indicati gli estremi. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine del ricorso. Nell'ipotesi di deposito telematico del ricorso (art. 16-bis, comma 1-bis d.l. n. 179/2012) occorrerà indicare la seguente dicitura: «giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.».

[8]L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata. Ai sensi del citato art. 13, comma 3-bis: «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il C.F .... il contributo unificato è aumentato della metà».

[9]A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di P.E.C. del difensore, è sufficiente l'indicazione del numero di fax, poiché l'indirizzo P.E.C. è un dato ormai acquisito nei rapporti con la cancelleria: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dalla l. n. 114/2014.

[10]Quanto alla legittimazione passiva, essa coincide in sostanza, con quella della causa di merito di contraffazione e deve pertanto essere estesa non solo ai produttori dei beni in lamentata violazione della privativa, ma anche a chi ne faccia commercio o comunque le utilizzi in contrasto con il diritto di esclusiva del titolare.

[11]L'art. 129, comma 2 c.p.i. costituisce una deroga alla disciplina generale del rito cautelare uniforme. La disciplina dettata dall'art. 129, comma 2 c.p.i. è più ampia rispetto alla corrispondente ipotesi contenuta nell'art. 669-sexies, comma 2 c.p.c. (quest'ultima contempla infatti il solo caso di rischio di vanificazione della misura conseguente alla previa convocazione del resistente).

[12]Si tratta di un'istruttoria non completa di tipo sommario. Il giudice può avvalersi della discrezionalità riconosciutagli dall'art. 669-sexies c.p.c. per acquisire pareri tecnici sommari, può valutare liberamente le dichiarazioni di terzi a contenuto testimoniale, le perizie stragiudiziali prodotte dalle parti, le risultanze probatorie e tecniche di altri procedimenti.

[13]Il contributo unificato è dovuto nella misura prevista dall'art. 13, comma 1 d.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. Il pagamento del contributo unificato, ai sensi del nuovo art. 18-bis d.P.R. n. 115/2002 (così come modificato dall'art. 13, comma 1 lett. a) d.lgs. n. 149/2022), «è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

commento

L'art. 129 d.lgs. n. 30/2005 (c.p.i.) disciplina il sequestro con riferimento a tutti i diritti di proprietà industriale. L'art. 129, comma 1 c.p.i. dispone che il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. In questo quadro si ritiene (cfr. anche App. Bologna 16 marzo 2001) che non sembra più esservi dubbio sul fatto che, attraverso lo spossessamento del contraffattore, il sequestro può contribuire all'apprensione della prova oppure può rispondere ad uno scopo di conservazione dell'integrità della sfera giuridica del titolare della privativa rispetto alla potenziale propagazione dell'illecito.

L'art. 129, comma 2, c.p.i. richiama l'applicazione al sequestro dei diritti di proprietà industriale delle norme del codice di rito concernenti i procedimenti cautelari.

Considerato che il sequestro industriale può riguardare elementi di prova è evidente che esso può in parte sovrapporsi al sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.), mentre è abbastanza netta la sua contrapposizione al sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.).

Oggetto del sequestro

La riforma, nell'accorpare la disciplina di descrizione e sequestro, ha prodotto l'effetto di unificare anche l'oggetto dei provvedimenti in discorso. L'art. 129 c.p.i. prevede che descrizione e sequestro possano avere ad oggetto alcuni o tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché i mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Più precisamente i mezzi adibiti alla produzione sono i mezzi specifici che servono o sono serviti ad attuare la contraffazione: con il corollario che i beni strumentali suscettibili di essere impiegati per uno scopo diverso da quello di realizzare la contraffazione non possono essere sequestrati se sia incerta la loro utilizzazione attuale per la violazione del diritto di proprietà industriale. Gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione consistono in qualsiasi documento che possa provare la contraffazione e particolarmente in quelli che consentono di apprezzarne l'estensione sul piano quantitativo. In questo quadro possono essere oggetto di sequestro ad esempio la copia di fatture, le bolle di accompagnamento e tutte le registrazioni contabili concernenti la vendita dei beni prodotti in contraffazione.

L'abrogazione del comma 3 dell'art. 129 d.lgs. n. 30/2005

Il 18 luglio 2023 è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il disegno di legge (Ddl) di revisione del Codice della proprietà industriale (c.p.i.) previsto dalle Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023, adottate il 23 giugno 2021 in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le modifiche al c.p.i. contenute nel Ddl rispondono agli obiettivi di rafforzare la competitività delle imprese e degli enti di ricerca del paese, incentivare l'uso della proprietà industriale e semplificare a livello amministrativo le procedure per la tutela e la difesa dei diritti di proprietà industriale.

L'art. 129 comma 3 c.p.i. prevedeva che in caso di sospetta contraffazione ai danni di prodotti esposti in fiere ufficiali o ufficialmente riconosciute, le forze dell'ordine potessero procedere alla sola descrizione dei prodotti sospetti, senza possibilità di sequestro sul momento. Tale comma è stato quindi ora abrogato, consentendo alle forze dell'ordine di sequestrare immediatamente i prodotti in forza di un provvedimento del tribunale competente, fondato sulla sospetta violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Presupposti

I presupposti per la concessione del sequestro vengono anch'essi comunemente individuati nel fumus boni iuris e nel periculum in mora. Il periculum in mora e il fumus boni iuris sono da valutare in base alle allegazioni delle parti non occorrendo una completa istruzione. Il fumus boni iuris presuppone l'accertamento sommario (i) della validità della privativa (ove sia contestata) e (ii) dell'interferenza del trovato messo in circolazione dal terzo con il diritto del titolare della privativa.

Il ricorrente può anche domandare che il giudice emetta decreto inaudita altera parte quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Per ottenere questa misura occorre un quid pluris rispetto al normale connotato dell'urgenza. In particolare occorre dimostrare il pericolo concreto che nel caso di convocazione preventiva della controparte il provvedimento risulterebbe inutiliter datum perché il convenuto potrebbe sottrarsi alla misura, ovvero perché il provvedimento sarebbe comunque intempestivo per altre ragioni. Il giudice dovrebbe tuttavia negare il provvedimento se l'esigenza di procedere inaudita altera parte sia in realtà causata dal ritardo del ricorrente nel proporre la domanda cautelare.

Termine per l'instaurazione del giudizio di merito

Un'ulteriore deroga alla disciplina del rito cautelare uniforme è contenuta nell'art. 132 c.p.i. che contempla il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Dall'art. 132 c.p.i. si evince che sia la descrizione sia il sequestro, per conservare l'efficacia, devono necessariamente essere seguiti dal giudizio di merito e dunque che tali misure cautelari non rientrino nei provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. Tuttavia se questa conclusione può considerarsi ovvia per la descrizione (che si traduce in un provvedimento diretto ad assicurare la prova necessaria all'adozione della statuizione di merito), la possibile stabilizzazione degli effetti del sequestro invece è dibattuta tra gli interpreti.

In particolare mentre una prima tesi nega in termini assoluti che il sequestro cautelare abbia natura anticipatoria, un diverso indirizzo suggerisce di distinguere in ragione della finalità in concreto perseguita dalla misura, attribuendogli portata anticipatoria e, dunque, effetti potenzialmente stabili ove diretto a perseguire scopi ablativi e a negarglieli ove invece diretto a finalità probatorie. Appare dunque quanto meno dubbio che il sequestro industrialistico sia misura idonea ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, considerato che ove protratto a tempo indeterminato esso comporta per chi lo subisce costi e oneri non riscontrabili in nessuna misura sanzionatoria definitiva.

La natura non anticipatoria della misura cautelare in questione comporta che le spese della fase cautelare dovranno essere liquidate nella successiva fase di merito.

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