Il danno da contraffazione tra tutela risarcitoria e restitutoria: il punto sulla retroversione degli utili

La quantificazione del danno costituisce da sempre terreno fertile per aspri confronti in dottrina e giurisprudenza; e ciò è tanto più vero se si abbandona il campo rassicurante dei beni materiali per esplorare quello dell'intangibile (diritti d'autore e connessi, brevetti, marchi e altri segni distintivi) ove il supporto materiale svolge un ruolo del tutto secondario rispetto al bene immateriale in esso incorporato. Si pensi al rapporto che intercorre tra spazio di archiviazione (CD, memoria USB, spazio su server) e traccia audio ivi riprodotta: mutuando un'espressione cara agli economisti nel primo caso ci troviamo dinanzi a «beni rivali» poiché il consumo da parte di un soggetto ne esclude la disponibilità per gli altri; non così nel secondo alla luce dell'uso potenzialmente infinito e simultaneo del medesimo bene da parte di una moltitudine di individui (si parla allora di «beni non rivali»).

Le ricadute di questa lettura sono evidenti: nei casi di contraffazione il titolare del diritto non viene apparentemente privato delle proprie facoltà vista l'impossibilità di un vero e proprio spossessamento. In secondo luogo il valore dei beni immateriali non risulta stabile nel tempo dipendendo in larga misura dal modo in cui essi vengono sfruttati, con implicazioni spesso paradossali come nel caso del contraffattore che sia in grado di sfruttarli meglio di quanto non faccia il titolare (si pensi all'opera derivata in assenza di autorizzazione che ottenga un maggiore successo commerciale dell'opera originaria in ragione dell'apporto creativo aggiunto dal contraffattore o agli utili derivanti dall'uso illecito del marchio altrui in mercati diversi da quelli in cui opera il titolare).

In questo contesto il ricorso alle categorie generali del danno emergente e del lucro cessante ex artt. 1223, 2056 c.c. così come richiamati dagli artt. 158, comma 2, l. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore, d'ora in poi l.a.) e 125, comma 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale, d'ora in poi c.p.i.) potrebbe condurre ad esiti insoddisfacenti fissando l'asticella del risarcimento ad un livello particolarmente basso in rapporto agli utili da contraffazione data la funzione meramente compensativa della tutela risarcitoria. Quest'ultima consentirebbe certamente il ristoro del danno derivante dalla perdita di valore dell'opera dell'ingegno o della privativa industriale (si pensi ad esempio alla cosiddetta «diluizione» della capacità distintiva del marchio con perdita degli investimenti pubblicitari in esso incorporati); non soccorrerebbe invece nelle ipotesi in cui l'arricchimento del contraffattore risultasse maggiore rispetto al danno patito dal titolare della privativa.

Occorre a questo punto porre l'accento sulla struttura dei diritti di proprietà intellettuale sottolineando che questi sono costruiti come iura excludendi alios (cfr. M. Bertani, Diritto d'autore europeo, Torino 2011, 150 ss.): diritti esclusivi in quanto al titolare è riconosciuta la facoltà di escludere il resto dei consociati dallo sfruttamento dell'opera dell'ingegno, dall'attuazione dell'invenzione e dall'uso nel commercio del segno distintivo.

L'esclusiva si traduce quindi in un monopolio lato sensu che altera volutamente il normale gioco della concorrenza garantendo al titolare un vantaggio competitivo (in questo senso cfr. C. Galli, Risarcimento del danno e retroversione degli utili, in IDI, 2012, 2, 109 ss.) seppur soggetto ad una lunga serie di limiti e limitazioni a cominciare dalla ridotta estensione temporale. E ciò mette in luce l'equivoco in cui si incorre spesso rincorrendo l'immagine del bene immateriale: se si concepiscono i diritti di proprietà intellettuale come beni «non rivali» emerge inevitabilmente il problema di un danno potenzialmente inferiore agli utili da contraffazione; non così se si considera che la funzione della privativa è proprio quella di restringere la concorrenza garantendo al titolare uno ius arcendi e non un mero ius utendi. In altre parole la privativa attribuisce al titolare il diritto di impedire ai terzi l'esercizio delle facoltà esclusive e non soltanto quello di esercitarle in prima persona (salve previsioni specifiche come l'onere di attuazione dell'invenzione); cosicché i confini del danno risarcibile possono ben essere estesi e parametrati agli utili da contraffazione conformemente ad un solido orientamento giurisprudenziale (su tutti v. App. Milano 30 dicembre 2005, in AIDA 2008, 1204, con nota di G. Guardavaccaro) confermato peraltro in sede di recepimento dell'art. 13, paragrafo 1, Dir. «Enforcement» 2004/48/CE con buona pace dei puristi della funzione compensativa della tutela risarcitoria.

Il quadro è complicato dal fatto che il nostro ordinamento mantiene ancor oggi separata la disciplina autorale da quella delle privative industriali nonostante l'evoluzione in chiave unitaria registratasi a livello internazionale dalla bipartizione di fine Ottocento tra Convenzione di Unione di Berna e Convenzione di Unione di Parigi all'accordo TRIPS del 1994 (cfr. G. Ghidini, Profili evolutivi del diritto industriale, Milano 2008). A fronte di una funzione giuridica tradizionalmente differente - con la tutela autorale volta a proteggere la personalità dell'autore e le privative industriali poste al servizio degli interessi delle imprese - si registra da decenni una convergenza delle tutele finalizzate ormai tutte alla remunerazione degli investimenti, compresi quelli della moderna impresa culturale che ha progressivamente oscurato la figura romantica dell'autore solitario.

A livello comunitario la direttiva Enforcement detta una disciplina unitaria per tutti i diritti di proprietà intellettuale prevedendo al primo paragrafo dell'art. 13 l'obbligo per gli Stati membri di parametrare il risarcimento del danno ai «benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione» e al secondo paragrafo la mera facoltà di prevedere il recupero dei profitti nei casi in cui il contraffattore sia stato implicato in un'attività di violazione «senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo».

Il legislatore italiano ha recepito la direttiva con d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 che ha novellato gli artt. 158 l.a. e 125 c.p.i. prevedendo una disciplina differenziata: la legge sul diritto d'autore richiama gli «utili realizzati in violazione del diritto» come parametro per la liquidazione del danno, mentre il codice della proprietà industriale prevede altresì un rimedio apparentemente restitutorio di ordine generale - e quindi decisamente più ampio di quello contemplato dal secondo paragrafo dell'art. 13 della direttiva - affermando che «in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento» (art. 125, comma 3, c.p.i.).

A ben vedere il discrimine non è poi così marcato poiché la retroversione degli utili da contraffazione delle opere dell'ingegno viene recuperata in via interpretativa, essendo peraltro espressamente considerata dai lavori preparatori risalenti al 1941. Permane invece una differenza sostanziale sul piano delle valutazioni operate dal giudice: che nel campo delle privative industriali sono circoscritte dalla previsione ex art. 125, comma 3, c.p.i., mentre in quello autorale riemergono portando allo scorporo degli utili imputabili esclusivamente all'apporto creativo del contraffattore da quelli destinati alla retroversione (cfr. P. Spada, Conclusioni, in Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale, Milano 2004, 351 ss.).

In entrambi i casi si pone il problema dell'accertamento dell'ammontare degli utili da contraffazione che presuppone l'accesso alla documentazione bancaria e contabile dell'autore dell'illecito.

Il processo industriale si caratterizza per la centralità della fase cautelare volta all'adozione dei provvedimenti conservativi e anticipatori tipizzati agli artt. 156 ss. l.a. e 128 ss. c.p.i. nonché - in via residuale - di quelli atipici ex art. 700 c.p.c., (sulla cui stabilizzazione nel caso di mancata instaurazione del giudizio di merito si rimanda a E. Marinucci, Stabilità dei provvedimenti cautelari?, in AIDA 2006, 246 ss., limitando a segnalare l'esistenza di un ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza). L'accesso alla documentazione bancaria e contabile del contraffattore è funzionale alla tutela risarcitoria e/o restitutoria ed è pertanto fisiologicamente rimesso al giudizio di merito; non mancano tuttavia azioni esperibili già nella fase cautelare.

L'art. 129 c.p.i. - similmente a quanto previsto in ambito autorale dall'art. 161 l.a. - consente al titolare di un diritto di proprietà industriale di ottenere nei soli casi di speciale urgenza la pronuncia inaudita altera parte di un decreto che disponga «la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità». In concreto tale provvedimento consente di richiedere all'ufficiale giudiziario - eventualmente assistito dalla forza pubblica - l'accesso senza preavviso ai locali del presunto contraffattore per coglierlo in flagranza e assicurare gli elementi di prova, che possono riguardare anche l'effettiva portata della contraffazione comprendendo dunque la documentazione contabile (v. Trib. Venezia 18 luglio 2007, in GADI 2007, 926; Trib. Modena 7 gennaio 1999, in GADI 1999, 847). Tali previsioni non minano il divieto di indagini esplorative affermato dalla giurisprudenza largamente dominante (v. Cass. 19 giugno 2008, n. 16647, in GADI 2008, 202; Trib. Bologna 26 aprile 2007, in GADI 2009, 73) vista la preventiva verifica dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Appartengono invece tipicamente alla fase istruttoria gli ordini di esibizione di documenti e di fornitura di informazioni a carico della controparte ex artt. 156-bis l.a. e 121 c.p.i., nonché a carico di soggetti terzi ex artt. 156-ter l.a. e 121-bis c.p.i. (si pensi all'istituto di credito che sia in possesso della documentazione relativa ai movimenti bancari del presunto contraffattore).

Occorre chiarire che l'attività istruttoria precedentemente considerata si caratterizza per un alto livello di complessità che impone al giudice di ricorrere alla CTU contabile e consente solo in linea puramente teorica di giungere a un calcolo preciso tale da ridurre la retroversione degli utili a un mero automatismo.

È in questo contesto che la giurisprudenza di merito si trova stretta nella morsa del dibattito dottrinale sulla natura risarcitoria ovvero restitutoria di tale istituto con esiti ondivaghi: nella maggior parte dei casi i giudici sembrano propensi a trincerarsi dietro i solidi bastioni del risarcimento del danno, liquidato spesso in via equitativa con richiamo ai parametri degli utili da contraffazione e della royalty ragionevole (v. Trib. Bari 2 settembre 2013, in Leggi d'Italia; Trib. Catania 1 giugno 2009, in De Jure; Trib. Bologna 7 marzo 2008, in GADI 2008, 822; Trib. Firenze 12 febbraio 2007, in GADI 2007, 662); in altri si tende invece ad una più corretta valorizzazione delle differenze tra primo e terzo comma dell'art. 125 c.p.i. attribuendo a quest'ultimo natura restitutoria (v. Trib. Genova 23 febbraio 2011, in Leggi d'Italia).

L'impressione è che a fronte di un dibattito dottrinale particolarmente acceso si registri in giurisprudenza un'impostazione maggiormente pragmatica dovuta anche alla peculiarità delle tutele ex art. 125 c.p.i. che ai fini del risarcimento del danno richiedono un accertamento estremamente semplificato dell'elemento soggettivo della colpa alla luce del sistema di pubblicità che caratterizza i diritti titolati (brevetti e marchi); ciò tende a ridurre la distanza tra una tutela risarcitoria concessa a prescindere da una vera e propria indagine sull'elemento soggettivo nonché parametrata agli utili da contraffazione e la tutela restitutoria vera e propria.