Contratto di licenza di brevetto

Per proprietà industriale si intende l'insieme dei diritti esclusivi di cui sia titolare una persona fisica o giuridica rispetto ad invenzioni, marchi, disegni e modelli industriali e indicazioni geografiche.

Nonostante siano regolamentati dalle rispettive legislazioni nazionali, i diritti di proprietà industriale sono disciplinati anche dalla legislazione dell'Unione europea e da convenzioni internazionali.

I contratti tipici della proprietà industriale riguardano la cessione e la licenza di brevetti, di marchi e di know-how e talvolta essi sono preceduti da un accordo di riservatezza, a tutela del carattere segreto delle informazioni scambiate dalle parti durante le trattative.

La registrazione del brevetto conferisce al titolare il diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, in un dato territorio e per un periodo ben determinato, e di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare tale invenzione senza autorizzazione.

La disciplina giuridica del brevetto, a livello nazionale, è rappresentata essenzialmente dal d.lgs. n. 30/2005 (c.d. codice della Proprietà Industriale, abbreviato CPI) nonché da talune norme del codice civile (artt. 2584 ss. c.c.).

Il brevetto conferisce segnatamente al titolare il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare medesimo, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione o, nel caso in cui l'oggetto del brevetto sia costituito da un dato procedimento, il diritto di vietare ai terzi di applicare il procedimento, salvo consenso del suo titolare, nonché di utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto direttamente ottenuto attraverso il procedimento medesimo.  Per una recente applicazione della giurisprudenza si veda Cass. I, n. 34428/2023.

Per potersi parlare di invenzione, l'opera deve presentare il carattere della novità (come descritta dall' art. 49 c.p.i. e come recentemente puntalizzata da Cass. I, n. 6373/2019), oltre che dell'idoneità ad avere un'applicazione industriale (meglio definita all'art. 49 c.p.i.). A proposito del requisito della novità si veda da ultimo Trib. Torino sez. impr., n. 3799/2021.

L'art. 2585 c.c. individua quali oggetto di brevetto un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto un risultato industriale o l'applicazione di un principio scientifico.

Per tutelare il brevetto, occorre registrarlo presso gli uffici competenti (in Italia l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso la Camera di Commercio) indicando l'ambito territoriale nel quale viene richiesto.

Esistono varie tipologie di brevetto:

1) il brevetto nazionale, che ha validità solo in Italia e che si ottiene presentando domanda all'ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). La domanda di brevetto viene resa accessibile 18 mesi dopo il primo deposito e, se la procedura di esame si conclude positivamente, l'UIBM emette il relativo attestato di concessione;

2) il brevetto europeo, che conferisce al titolare, negli Stati membri designati, dopo che è stata espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati;

3) il brevetto unitario, che gode di protezione nel territorio degli Stati membri dell'UE firmatari del regolamento;

4) il brevetto internazionale, che consente di proteggere la propria invenzione in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, presentando domanda nei paesi aderenti al trattato di cooperazione in materia di brevetti (in inglese Patent Cooperation Treaty, abbreviato PCT).

Per quanto riguarda la durata minima del brevetto per invenzione industriale, è di vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né essere oggetto di proroga (v. art. 52 c.p.i.).

Una delle peculiarità del diritto di brevetto è indicata dall'art. 63 c.p.i. (ma anche dall'art. 2589 c.c.), secondo cui i diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore (art. 62 c.p.i.), sono alienabili e trasmissibili (per una recente applicazione si veda Trib. Milano sez. impr., 26 luglio 2022).

In premessa occorre poi menzionare l'art. 66 c.p.i. (oltre che l'art. 2584 c.c.), secondo cui il diritto di brevetto attribuisce la facoltà esclusiva, pena il risarcimento del danno (ad esempio Cass. I, n. 1873/2023), di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice (comma 1) e di vietare a terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare, a tali fini, il prodotto in questione o il prodotto ottenuto con il procedimento brevettato (comma 2); oppure, ancora, di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi necessari per l'attuazione dell'invenzione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di tali mezzi ad attuare l'invenzione, o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza (comma 2-bis).

Dall'esclusività di tale facoltà deriva che integra una ipotesi di contraffazione la commercializzazione di un prodotto che, alla luce del testo brevettuale, della descrizione e dei disegni allegati, assolve alla stessa funzione di quello brevettato, pur presentando delle varianti (da ultimo Cass. I, n. 120/2022 e, tra i giudici del merito, Trib. Firenze sez. impr., n. 2317/2022).

Analogamente, nella giurisprudenza di merito più recente, Trib. Venezia, sez. impr., 30 maggio 2023, secondo cui ricorre un'ipotesi di contraffazione se il trovato successivo sia caratterizzato da elementi equivalenti alle rivendicazioni come letteralmente espresse, intendendosi così impedire che la tutela del brevetto sia aggirata mediante la realizzazione di trovati che, pur non riprendendo letteralmente le rivendicazioni, siano a esse equivalenti.

Con particolare riguardo al contratto di licenza di brevetto, oggetto della formula che precede, una parte (detta licenziante) concede all'altra (detta licenziataria) il diritto di utilizzare il brevetto a fronte del pagamento di un prezzo, che può consistere nell'obbligo di pagare un compenso fisso, royalties ovvero entrambi.

La licenza di brevetto può essere concessa in esclusiva e in questo caso in genere il licenziante si riserva il diritto di fabbricare, utilizzare e vendere o disporre altrimenti dei prodotti oggetto della licenza.

In due casi il titolare del brevetto è obbligato a concedere la licenza:

1) per mancata o insufficiente attuazione del brevetto, ossia qualora siano trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, oppure quattro anni dalla data di deposito della domanda, e il titolare del brevetto o il suo avente causa non abbiano ancora attuato l'invenzione brevettata;

2) per invenzioni dipendenti, vale a dire quando l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso, in base ad una domanda precedente.

La licenza di brevetto si distingue dalla cessione di brevetto in quanto, nella licenza di brevetto, il titolare del brevetto (c.d. licenziante) non ne trasferisce la titolarità al licenziatario, ma si limita ad autorizzarlo ad utilizzare l'invenzione coperta da brevetto.

Nello specifico, possono costituire oggetto di licenza di brevetto, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale, c.d. “CPI”), le invenzioni, che implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere applicazione industriale (salve le esclusioni previste ai commi 2 ss. del medesimo decreto).

È essenziale, al riguardo, che venga stabilito l'ambito territoriale cui si riferisce il contratto di licenza e stabilire se esso copre l'intero brevetto o solo alcune delle sue funzionalità.

Altra clausola ricorrente è quella che impone al licenziante di prestare per un dato periodo assistenza, collaborazione e trasmissione di know-how, o obblighi di ricerca e di perfezionamento, in favore del licenziatario.

Quando è richiesta la trasmissione di know-how le parti si obbligano a precisi obblighi di riservatezza, essendo assolutamente vietato copiare o divulgare, i documenti e le informazioni segreti facenti parte del know-how.

Per quanto concerne la durata del contratto di licenza di brevetto, essa è liberamente determinabile dalle parti anche se, in mancanza di indicazioni, si presume fissata per tutta la durata del brevetto.

Le parti possono inoltre pattuire il divieto sia di cessione del contratto che di sub-licenza in favore di terzi.

I prodotti realizzati a mezzo del brevetto oggetto di licenza dovranno rispettare determinati requisiti tecnici ed assicurare specifici standard di qualità, atteso l'interesse del licenziante a che tali prodotti funzionino correttamente.

Per tale ragione, il licenziante si assicura il diritto di effettuare verifiche sulla qualità dei prodotti, anche mediante controlli su campioni forniti direttamente dalla parte licenziataria, o messi a disposizione del licenziante per finalità di verifica, senza che il licenziatario possa opporsi.

È poi frequente che al licenziante sia attribuito il diritto di effettuare verifiche sulla situazione contabile della licenziataria, in particolare sui volumi di vendite realmente effettuati da quest'ultima, specialmente se il corrispettivo pattuito è commisurato al volume delle vendite del licenziatario.

In caso di recesso di una delle parti, ovvero al momento della cessazione della efficacia del contratto per scadenza del termine finale, è generalmente stabilito che la licenziataria debba interrompere immediatamente la commercializzazione del prodotto licenziato, fermo comunque il suo diritto di vendita dei prodotti giacenti e di eseguire gli ordini in corso.

In caso di nullità parziale del contratto le parti potrebbero invece concordare di far salvo il contratto, sancendo soltanto l'obbligo di concordare la revisione del corrispettivo pattuito in precedenza.

Profili fiscali

Le questioni di maggiori rilevanza rispetto al trattamento tributario della licenza di brevetti, quanto alle royalties corrisposte al titolare, attengono alla tassazione dei redditi conseguiti da soggetti non residente nel territorio dello Stato ed alle recenti agevolazioni introdotte in materia con il cd. Patent Box.

Con riferimento alla prima questione, occorre ricordare che i soggetti non residenti pagano le imposte dirette in Italia esclusivamente peri i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Peraltro, all'art. 23 TUIR, comma 2, lett. c), i canoni pagati da un soggetto residente ad un soggetto non residente (senza stabile organizzazione in Italia) devono considerarsi prodotti in Italia e pertanto sono sempre imponibili nel territorio dello Stato.

L'art. 25 d.P.R. n. 600/1973 prevede che le royalties percepite da un soggetto non residente – privo di stabile organizzazione in Italia – sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; la ritenuta deve essere operata nella misura del 30% sulla parte imponibile dal soggetto residente che eroga i canoni, in qualità di sostituto di imposta.

Qualora tra l'Italia e lo Stato di residenza del percettore esista una Convenzione contro le doppie imposizioni, la ritenuta a titolo di imposta potrebbe scontare un'aliquota inferiore a condizione che il percettore dei canoni sia il beneficiario effettivo (c.d. Beneficial Owner). Il beneficiario effettivo è il soggetto al quale è fiscalmente ed economicamente imputabile un flusso reddituale. Il concetto di Beneficial Owner è uno strumento per combattere l'abuso dei Trattati internazionali. Ad esempio, non si può parlare di beneficiario effettivo nel caso in cui sia presente un intermediario tra il beneficiario e chi eroga il reddito.

Per derogare alla normativa nazionale e applicare quella più favorevole della Convenzione bisogna fornire – tra le altre – la prova che il soggetto percettore sia il beneficiario effettivo del reddito. Ciò è di fondamentale importanza per scongiurare una ripresa a tassazione in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Considerato che la responsabilità tributaria per il pagamento della ritenuta è in capo al sostituto d'imposta, questi è tenuto ad acquisire, prima del pagamento dei canoni, il modello (approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate) debitamente firmato dal soggetto percettore che contiene:

- dichiarazione del percettore dell'inesistenza di stabili organizzazioni nel territorio italiano

- dichiarazione del percettore di essere l'effettivo beneficiario del reddito

- dichiarazione del percettore di essere assoggettato ad imposta per i redditi in questione nel paese di residenza

- l'attestazione dell'Autorità fiscale estera ufficiale dell'effettiva residenza fiscale extranazionale del percettore.

L'Amministrazione Finanziaria potrebbe contestare al sostituto d'imposta l'applicazione della Convenzione perché non in grado di provare che il soggetto licenziatario del marchio, del brevetto o altra immobilizzazione immateriale coincida con il soggetto beneficiario del pagamento dei canoni e non un soggetto interposto.

La prova può essere fornita attraverso la produzione di fatture emesse dal beneficiario dei canoni, le quali non devono avere un'indicazione generica ma devono identificare dettagliatamente l'immobilizzazione immateriale concessa in uso; non solo, il valore della stessa deve essere riportato nel bilancio del beneficiario.

Per altro verso, occorre considerare che la Legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto la nuova Patent Box , ovvero l'agevolazione fiscale che consentirà un'esenzione del 50%, ai fini Ires e Irap dei proventi delle royalties ottenute dalla concessione in licenza di brevetti industriali e altri beni immateriali.

L'obiettivo dell'agevolazione fiscale è quello di incentivare lo sfruttamento economico dei cosiddetti intangible asset, come il know how, i processi, le formule e i brevetti, proprio come avviene in molti altri Paesi europei per arginare il fenomeno delle società che decidono di costituirsi in Paesi esteri, al solo scopo di ottenere una tassazione migliore per i redditi derivanti dallo sfruttamento di attività immateriali e nelle quali vengono accentrati tutti i brevetti.

Il nuovo regime di tassazione si differenzia notevolmente rispetto ad altri incentivi già esistenti come i crediti d'imposta, che vanno a garantire le spese sostenute dalle aziende per le priorie attività di ricerca e sviluppo. Il Patent box, invece, agisce sul lato opposto, quello dei ricavi, garantendo una parziale esenzione da tassazione. La versione definitiva dell'agevolazione prevede, infatti, l'esenzione integrale, sia ai fini Ires che Irap del 50% dei ricavi da royalties ottenuti dalla concessione in licenza a soggetti terzi dei propri brevetti, o di altri diritti immateriali. Tuttavia, per gli anni 2014 e 2015, la percentuale di redditi esenti sarà pari rispettivamente al 30% e al 40%.

Inoltre, è prevista anche l'esclusione dal reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali, a condizione che almeno il 90% della plusvalenza realizzata venga reinvestita in attività di ricerca.

Il regime del Patent box è opzionale, potranno aderirvi tutti i contribuenti percettori di reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica. L'opzione per questo regime sarà irrevocabile e durerà per 5 esercizi.