Contratto di licenza di know-howInquadramentoCon il contratto di licenza di know-how una parte (detta licenziante) attribuisce a un'altra (detta licenziataria) il diritto di utilizzare un determinato know-how a fronte del pagamento di un prezzo, che può consistere in compenso fisso, in royalties, ovvero di entrambe. Per know-how si intendono i segreti commerciali, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali soggette al legittimo controllo del detentore, laddove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Pertanto costituiscono know-how, ad esempio, dati la cui elaborazione comporti un considerevole impegno e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche, mentre invece non si può parlare di know-how in riferimento alla particolare abilità o capacità di un dipendente dell'azienda. Il recentissimo d.lgs. n. 63/2018 ha introdotto una tutela più incisiva del know-how, sancendo la punibilità delle condotte, anche colpose, di illecita acquisizione, rivelazione o utilizzazione dell'informazione. FormulaTra: la Società ... , con sede legale in ... via ... n. ... , Partita IVA n. ... , in persona del legale rappresentante, sig. ... , nato a ... , il ... residente in ... , via ... n. ... , Codice Fiscale ... , - anche denominato “Licenziante” - E - la Società ... , con sede legale in ... via ... n. ... , Partita IVA n. ... , in persona del legale rappresentante, sig. ... , nato a ... , il ... residente in ... , via ... n. ... , Codice Fiscale ... , - anche denominata “Licenziataria” - PREMESSO CHE A) La parte Licenziante ha sviluppato in proprio, nel corso degli anni, un patrimonio di conoscenze e di nozioni di carattere tecnico e segreto, costituito da formulari, piani, disegni, manuali tecnici, fotografie e quant'altro, non ancora disponibili sul mercato e pertanto considerate patrimonio esclusivo della Licenziante stessa, in relazione ai seguenti prodotti e servizi ... (di seguito denominato “il k now-how); B) la Licenziataria è un'impresa che intenderebbe utilizzare il k now-how della parte Licenziante, allo scopo di utilizzarlo nella propria attività di impresa, solamente per il paese Italia e in particolare ai fini di ... ; C) la Licenziante non ha ancora concesso alcuna licenza con riferimento a tale k now-how ed è disponibile a concedere una licenza di utilizzo dello stesso nel territorio italiano, seppur secondo le modalità e condizioni di seguito indicate. Tanto premesso, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue 1. Oggetto del contratto [1] La Licenziante concede alla Licenziataria, la quale accetta, la licenza per l'utilizzazione del k now-how identificato in premessa e nell'Allegato A del presente contratto, allo scopo di utilizzarlo nella propria attività di impresa e in particolare ai fini di ... , a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro. 2. Territorio La licenza è concessa per il territorio italiano. 3. Diritti di esclusiva La licenza non è concessa in esclusiva alla Licenziataria.
Clausola alternativa: le parti potrebbero pattuire un diritto di esclusiva, come suggerito di seguito: “La licenza è concessa in esclusiva alla Licenziataria, anche se con riserva in favore della Licenziante del diritto d'uso del know-how”.
4. Divieto di cessione di licenza. Sub-licenza. La presente licenza deve intendersi come assolutamente non cedibile, bensì solo sublicenziabile ai sublicenziatari che verranno autonomamente individuati e scelti dalla Licenziataria.
Clausola alternativa: le parti potrebbero concordare il divieto di sub-licenza del k now-how, come segue: “La Licenziataria non potrà né cedere la licenza né concedere sublicenze senza il preventivo consenso scritto del Licenziante”.
5. Obbligo di segretezza. Risoluzione del contratto. 5.1 Le parti riconoscono il carattere segreto e sostanziale delle informazioni, delle conoscenze e delle nozioni che costituiscono il k now-how trasferito. 5.2 La Licenziataria in particolare si impegna a non divulgare il k now-how a terzi per tutta la durata del presente accordo e per l'ulteriore periodo di ... anni dalla sua cessazione, per qualsiasi causa essa sia intervenuta. 5.3 Saranno tenuti alla medesima segretezza anche i dipendenti e collaboratori della Licenziante, che si impegna qui anche per essi e risponderà di fatti e comportamenti non conformi all'obbligo di segretezza. La Licenziataria si obbliga altresì a comunicare preventivamente alla Licenziante i nomi delle persone alle quali verrà fatto conoscere il k now-how. 5.4 Il venir meno anche di uno solo dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione con effetto immediato del presente contratto, dando facoltà alla Licenziante di agire in sede cautelare e risarcitoria. 6. Assistenza tecnica postuma Se richiesto, la Licenziante si rende disponibile ad addestrare il personale della Licenziataria, presso la sede ... , previo separato accordo e dietro corresponsione di distinto corrispettivo da pattuirsi. 7. Corrispettivo Il corrispettivo per la licenza è fissato in € ... , a cui dovrà aggiungersi il ... % sul fatturato dei prodotti/servizi venduti.
Clausola alternativa: le parti potrebbero prevedere un pagamento soltanto tramite royalties senza alcun compenso fisso: “La Licenziataria si obbliga a corrispondere per tutti i prodotti venduti su licenza una royalty del ... % sul prezzo fatturato ai propri clienti, dedotti gli sconti e le tasse sulle vendite che sarà versata. Il diritto alle royalties maturerà alla data della fattura che la Licenziataria emetterà al proprio cliente”.
8. Controlli contabilità Licenziataria Il Licenziante ha diritto di effettuare verifiche in ogni momento, tramite professionisti di fiducia, in ordine alla situazione contabile della Licenziataria e relativamente ai volumi di vendite realmente effettuati da quest'ultima. 9. Esonero di responsabilità Il Licenziante si impegna a manlevare la Licenziataria e a mantenerla indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, ivi incluse le spese legali, derivanti da, o in qualsiasi modo collegati, a pretese o contestazioni di soggetti terzi relative alla titolarità e ai diritti di sfruttamento economico del Know-how. 10. Durata del contratto Il presente contratto decorre dalla data della sua stipulazione ed avrà la durata di ... anni.
Clausola alternativa: le parti potrebbero concordare una clausola di rinnovo tacito del contratto, come segue: “Il contratto si intenderà poi tacitamente rinnovato per un periodo di ... anni qualora una delle parti contraenti non abbia dato all'altra una disdetta scritta a mezzo raccomandata a/r, ricevuta almeno sei mesi prima della data di originaria scadenza o di quella successivamente prorogata”.
11. Clausola compromissoria Qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà risolta dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di ... mediante arbitrato ... , la quale sarà composta da n. ... arbitri, nominati in conformità al Regolamento della stessa Camera Arbitrale, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. 12. Spese del contratto Tutte le spese inerenti al presente atto saranno a carico di ... . 13. Tutela della privacy Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla normativa vigente di tutela della privacy, in particolare al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 691/2016 nonché ai conseguenti decreti ministeriali di attuazione, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto. Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data, ... Firma (il Licenziante) ... Firma (la Licenziataria) ... Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 3 (Diritti di esclusiva); art. 4 (Divieto di sub-licenza); art. 5 (Obbligo di segretezza. Risoluzione del contratto); art. 9 (Esonero di responsabilità); art. 11 (Clausola compromissoria). Firma (il Licenziante) ... Firma (la Licenziataria) ... 1. Le conoscenze che nell'ambito della tecnica industriale sono richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia, nonché le regole di condotta che, nel campo della tecnica mercantile, vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale (cosiddetto know-how in senso ampio), ove presentino il carattere della novità e della segretezza assumono rilievo come autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica da parte del possessore (cosiddetto know-how in senso stretto), anche qualora derivino da invenzioni brevettabili che il titolare non intenda brevettare e preferisca sfruttare in regime di segreto, o da ideazioni minori non costituenti vere e proprie invenzioni brevettabili (Cass. I, n. 659/1992). CommentoPer proprietà industriale si intende l'insieme dei diritti esclusivi di cui sia titolare una persona fisica o giuridica rispetto ad invenzioni, marchi, disegni e modelli industriali e indicazioni geografiche. Nonostante siano regolamentati dalle rispettive legislazioni nazionali, i diritti di proprietà industriale sono disciplinati anche dalla legislazione dell'Unione europea e da convenzioni internazionali. I contratti tipici della proprietà industriale riguardano la cessione e la licenza di brevetti, di marchi e di k now-how e talvolta sono preceduti da un accordo di riservatezza, a tutela del carattere segreto delle informazioni scambiate dalle parti durante le trattative. Per know-how si intendono i segreti commerciali, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, soggette al legittimo controllo del detentore, laddove tali informazioni: a ) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b ) abbiano valore economico in quanto segrete; c ) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Da lungo tempo la giurisprudenza rileva che il know how deve essere caratterizzato dai requisiti della segretezza e della novità, attribuendo un valore positivo in termini concorrenziali all'imprenditore in possesso delle relative conoscenze (v. Trib. Ancona sez. impr., n. 1175/2021; Trib. Roma XVII, n. 14581/2021;Cass. I, n. 18772/2019; Cass. I, n. 659 /1992). Tale conclusione è propria anche della giurisprudenza amministrativa, secondo cui, infatti, non qualsiasi elemento di originalità del servizio offerto è riconducibile entro la categoria dei segreti tecnici o commerciali, perché è inevitabile che ogni operatore possieda elementi che differenziano la propria organizzazione e la propria offerta in una procedura di tipo comparativo, ma la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovino applicazione in una serie indeterminata di appalti, e siano in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza (T.A.R. Lazio, Roma, V, n. 1872/2022, con riferimento ai limiti del diritto di accesso ex art. 53 d. lgs. n. 50/2016. Al medesimo proposito Cons. Stato V, n. 8382/2023 ). Più di recente, sempre con riguardo ai limiti del diritto di accesso nell'ambito delle gare pubbliche, TAR Trentino Alto Adige, sez. unica, n. 59/2023, secondo cui, peraltro, affinché la stazione appaltante possa impedire l'esercizio del diritto di accesso, occorre che i soggetti controinteressati si siano espressamente e formalmente opposti al diritto all'accesso comprovando e motivando le esigenze di riservatezza a fronte delle quali l'ostensione, totale o parziale, di uno o più documenti possa determinare una effettiva violazione del proprio know-how aziendale o dei segreti tecnici e commerciali che incidono sulla propria capacità concorrenziale nel mercato di riferimento. Costituiscono know-how, per esempio, i dati la cui elaborazione comporti un considerevole impegno e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche. Non si può invece parlare di know-how in riferimento, ad esempio, alla particolare abilità o capacità di un dipendente dell'azienda. L'art. 99 d.lgs. n. 30/2005 (CPI) stabilisce che, ferma la disciplina della concorrenza sleale (per il rapporto tra diffusione di segreti industriali e concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. si veda da ultimo Cass. II, n. 18034/2022), al legittimo detentore dei segreti commerciali è attribuito il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire tali segreti o di rivelarli, ossia di utilizzarli in modo abusivo, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente da un terzo. Il recentissimo d.lgs. n. 63/2018, in attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, ha poi introdotto una tutela più incisiva del know-how, rispetto a quella precedentemente in vigore, sancendo la punibilità anche delle condotte che costituiscano un'illecita acquisizione, rivelazione o utilizzazione dell'informazione a titolo di colpa, e non più soltanto a titolo di dolo, ed attribuendo altresì, all'autorità giudiziaria, poteri specifici per limitare l'accesso ai segreti oggetto del giudizio (al riguardo, in giurisprudenza, Cass. pen. V, n. 16975/2020 e Cass. pen. V, n. 48895/2018). La tutela del know-how, a differenza degli altri diritti di proprietà industriale che, al contrario, sono soggetti a precisi limiti temporali o a obblighi di rinnovo per estenderne la durata e la suddetta protezione, è illimitata nel tempo ed è assolutamente gratuita, non essendo soggetta ad alcuna formalità, come la registrazione o il deposito. Per quanto attiene nello specifico al contratto di licenza di know-how, tramite esso una parte (detta licenziante) attribuisce all'altra (detta licenziataria) il diritto di utilizzare un determinato know-how, a fronte del pagamento di un prezzo che può consistere nell'obbligo di pagare un compenso fisso, royalties, ovvero entrambi. Con il contratto di licenza di know-how, oggetto della formula che precede, una parte (detta licenziante) attribuisce all'altra (detta licenziataria) il diritto di utilizzare un determinato know-how a fronte del pagamento di un prezzo, che può consistere nell'obbligo di pagare un compenso fisso, un corrispettivo in royalties, generalmente commisurate al fatturato, ovvero può essere composto da entrambe le modalità di pagamento. Tale figura contrattuale contiene generalmente dettagliate clausole di riservatezza. In particolare, si stabilisce che le informazioni siano considerate riservate e che per l'effetto non possano essere pubblicate, pubblicizzate o divulgate a terzi dalla parte ricevente, a meno che ciò non sia stato preventivamente autorizzato per iscritto dalla parte che dispone di tali informazioni. Tali informazioni, dati e conoscenze, dovranno tra l'altro essere utilizzate solo per quanto strettamente necessario allo scopo dell'accordo e comunque con modalità che non devono compromettere in alcun modo il carattere della riservatezza o che possano arrecare altrimenti danno. Nello specifico le informazioni, i dati e le conoscenze qualificate come segreti non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate. Tale obbligo dovrà essere esteso anche ai soci delle parti, ai dipendenti, anche di società collegate, nonché ai professionisti e a quanti altri, direttamente o indirettamente, possano comunque venire a conoscenza delle informazioni scambiate tra le parti. Gli obblighi assunti nel contratto di riservatezza, tuttavia, non si applicano alle informazioni che: a ) nel momento in cui vengono scambiate tra le parti siano già di pubblico dominio; b ) successiva mente allo scambio tra le parti diventino di pubblico dominio per cause non connesse a una violazione del contratto di confidenzialità; c ) erano legalmente in possesso delle parti prima dell'inizio delle trattative. Nell'eventualità si giunga alla scadenza del contratto, ovvero in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del medesimo, di solito le parti si impegnano reciprocamente a riconsegnare gli originali e tutte le copie dei documenti, per i quali all'atto della consegna sia stata prevista espressamente la restituzione e che contengano o che si riferiscano alle informazioni, dati e conoscenze segreti in essi contenuti. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di segretezza si è già rilevato che potrebbe essere previsto il pagamento di una penale a carico della parte inadempiente per ogni violazione accertata, fatto salvo l'eventuale maggior danno. In ogni caso le parti dovranno predisporre tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze segreti, nonché ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e segretezza. Profili fiscali Per l'impresa che utilizza il know how lo stesso rappresenta un costo ed ove sia iscritto in bilancio come bene autonomo dotato di propria individualità, è applicabile l'art. 103, comma 1 TUIR per il quale “... le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo”. La Legge di Stabilità per il 2015 (l. n. 190/2014) ha stabilito che dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi di impresa, da disegni e modelli, da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico possono essere assoggettati ad una tassazione agevolata cd. Patent Box. La detassazione del regime fiscale del patent box è applicabile per il Know how aziendale. L'Ocse ha precisato che il Know How inserito nell'agevolazione patent box deve essere certificato da una agenzia governativa e non dall'amministrazione fiscale. I redditi non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare. Per il periodo di imposta 2015 e 2016 l'esclusione è fissata nella misura rispettivamente del 30% e del 40%. |
