Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 108 ter - Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi1

La cessione delle opere dell'ingegno

Va rammentato che il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 viene a ricondurre nell'ambito delle opere dell'ingegno anche entità come il software, le banche dati (nei limiti in cui i criteri di scelta ed elaborazione costituiscano creazione intellettuale) nonché le opere di c.d. industrial design. Nell'ambito della tutela predisposta dalla normativa speciale, tuttavia, va distinto il diritto di sfruttamento economico dal diritto morale (e personalissimo) di essere riconosciuti autori. È evidente, infatti, che nella massa fallimentare si viene a disporre del solo diritto di sfruttamento economico, mentre il diritto morale al riconoscimento della paternità dell'opera non è pignorabile e resta in capo al fallito (Liccardo-Federico, 1814; Paluchowski, 1381).

La cessione dei diritti di sfruttamento economico seguirà la disciplina speciale che peraltro, nel caso in esame, non detta forme o procedure particolari, risultando quindi compatibile con tutti i meccanismi di vendita competitiva riconducibili alla regola generale dell'art. 107, previa determinazione delle modalità concretamente scelte nel programma di liquidazione (Montanaro, 1089; Paluchowski, 1382; Saracino, 2185). Il richiamo alla disciplina speciale concerne, quindi, la disciplina generale dei trasferimenti nonché le ricadute della disciplina sostanziale sulla espropriabilità (Montanaro, 1089), come, appunto, la inespropriabilità del diritto morale al riconoscimento della veste di autore (Montanaro, 1090).

Va, semmai, ricordato che sul fallimento continuano a gravare alcuni oneri previsti dalla legge speciale, come quello di attuazione dell'invenzione industriale e di sua eventuale licenza obbligatoria per mancata attuazione (artt. 69, 70, 81-octies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); e quello del pagamento dei diritti, stabilito a pena di decadenza dal brevetto ss. art. 75 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Fontana-Leuzzi, 2346).

La cessione delle invenzioni industriali e dei marchi

L'ambito della «proprietà industriale» comprende i marchi e gli altri segni distintivi, le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli di topografia dei prodotti a semiconduttori e le informazioni aziendali riservate (know how), e nuove varietà vegetali, indipendentemente dalla brevettabilità o brevettazione. Quest'ultima consente un diritto esclusivo di sfruttamento economico (art. 2584 c.c.), peraltro liberamente trasferibile ss. art. 2589 c.c., anche in via temporanea.

Se la brevettazione avviene presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la registrazione dei segni distintivi avviene l'Agenzia per la Proprietà Industriale, e comporta il diritto di utilizzo del marchio in modo esclusivo in relazione alle categorie merceologiche per cui è avvenuta la registrazione.

L'esecuzione forzata su tale tipologia di beni viene disciplinata dall'art. 137 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, peraltro richiamando le norme del codice di rito sulla esecuzione forzata su beni mobili. Secondo un'opinione la regola comporta la necessità che anche in sede fallimentare la vendita avvenga nel rispetto delle previsioni del codice di rito, integrate dalla previsioni della legge speciale, non sorgendo contrasto alcuno con l'art. 107, in quanto norma che non disciplinerebbe tale tipologia di vendita (Montanaro, 1090).

La combinazione che risulta tra previsione speciale e norme del codice di rito da quest'ultima richiamate, tuttavia, deve tuttavia misurarsi con la clausola di compatibilità con la disciplina di cui all'art. 107, e quindi con i vincoli derivanti dall'esigenza di fissare le modalità di vendita nel programma di liquidazione e di procedere alla vendita con modalità competitive, previa stima (Paluchowski, 1383). Emerge, quindi, la sostanziale inapplicabilità di diverse delle previsioni del citato art. 137 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in quanto superate dai meccanismi della procedura fallimentare (Paluchowski, 1383; Saracino, 2185), mentre permarranno sia l'onere di trascrivere la sentenza di fallimento all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (Minutoli, 1514; Paluchowski, 1383; contra Montanaro, 1092, secondo il quale l'effetto di opponibilità deriva dall'art. 16 l.fall., mentre una ipotetica trascrizione della sentenza di fallimento presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti avrebbe valore di mera pubblicità notizia), sia l'obbligo di notifica al creditore iscritto sul bene, che dovrebbe avvenire nel rispetto del termine di dieci giorni prima della vendita ai sensi dell'art. 137 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Minutoli, 859; contra Paluchowski, 1384 che si esprime per la prevalenza dei meccanismi della legge fallimentare che comunque garantiscono adeguatamente i creditori).

Per quanto concerne la cessione della licenza d'uso, va registrata un'opinione che esclude la compatibilità con la procedura fallimentare della cessione della licenza d'uso, poiché mantiene la proprietà industriale in capo al cedente osta (Liccardo-Federico, 1814; Minutoli, 1514) con la conseguenza che la cessione della licenza risulterebbe compatibile nel caso della stipula di un contratto di affitto di azienda (Montanaro, 1092).

Poiché l'art. 138 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 stabilisce che la vendita vada trascritta presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Liccardo-Federico, 1814; Montanaro, 1092; Saracino, 2185), con l'indicazione di tutti gli estremi di registrazione delle proprietà che siano titolate, occorre distinguere: se vi è stata aggiudicazione, andrà trascritto il relativo atto; se vi è stata cessione a trattativa privata, andrà trascritto il contratto di cessione (Paluchowski, 1385).

Nel caso dei beni registrati, a tale incombente si aggiungerà quello – previsto dall'art. 137 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – di inserire nel verbale di aggiudicazione: a) l'esatta indicazione degli estremi del diritto di proprietà industriale, oppure l'indicazione degli estremi di registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; b) la data della registrazione iniziale; c) la durata del diritto di sfruttamento. Tali dati dovranno poi essere inseriti nel decreto di aggiudicazione (Paluchowski, 1385).

L'art. 137 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 prevede — quanto alla purgazione delle trascrizioni di diritti di garanzia sul bene di proprietà industriale registrato – che la stessa possa essere ottenuta dall'aggiudicatario depositando presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il verbale di aggiudicazione recante in calce l'attestazione del cancelliere circa l'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione. Poiché, tuttavia, la previsione interferisce con la regola dell'art. 108, che riserva al giudice il potere di ordinare la cancellazione, si ritiene che quest'ultima regola prevalga su quella speciale in materia di proprietà industriale, anche se in tal modo gli oneri relativi gravano sul fallimento e non sull'acquirente (Minutoli, 1515; Paluchowski, 1385; contra Montanaro, 1091).

La cessione delle banche dati

Sebbene le banche dati rientrino nell'area di tutela del diritto d'autore, e quindi siano liberamente cedibili, si pone comunque il problema del rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali dettata dall'art. 16 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Montanaro, 1090). La previsione consente la cessione dei dati a terzi purché i dati medesimi siano destinati «ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti», salva conservazione «per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione». Tali vincoli – stabiliti a pena di inefficacia della cessione (Minutoli, 1516) — vanno rispettati anche in sede di cessione nell'ambito di un fallimento, alla luce degli interessi che vengono in tal modo tutelati (Paluchowski, 1385; Saracino, 2186).